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要求国内优先权的PCT申请进入中国国家阶段存在的问题初探
2017-05-18

引言:
        随着国内经济的发展,国家知识产权战略的不断推进,作为创新的主体,企业以及个人发明人知识产权保护意识不断提高,大多数的企业以及个人发明人能够运用不同的专利保护类型来保护自己的发明创造,例如通过专利合作条约(PCT)等,笔者在下文中,将结合具体案例对发明人如何运用不同的申请类型来保护发明创造的问题作出一些说明和初步探讨。


1.相关规定和问题的提出
1.1 关于国内优先权的规定:
享有本国优先权的专利申请应当满足以下条件:
(1)只适用于发明或者实用新型专利申请;
(2)申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请(以下简称中国首次申请)后又向专利局提出专利申请(以下简称中国在后申请);
(3)中国在后申请之日不得迟于中国首次申请之日起十二个月 。
被要求优先权的中国在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础;
(1)已经要求外国优先权或者本国优先权的,但要求过外国优先权或本国优先权而未享有优先权的除外;
(2)已经被授予专利权的;
(3)属于按照专利法实施细则第四十二条规定提出的分案申请 。
1.2 PCT申请进入中国国家阶段关于在先申请是在中国提出的规定:
在先申请是在中国提出的,要求优先权的国际申请进入国家阶段,应当看作是要求本国优先权。对于在提出国际申请时,其要求优先权的在先申请的主题有专利法实施细则第三十二条第二款第(一)、(二)和(三)项所列情形之一的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。由于国际申请的特殊程序,审查员不按专利法实施细则第三十二条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理;同样,对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况,审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题;上述问题均留待后续程序中处理 。

案例:针对相同主题的不断改进的发明创造,申请人进行了如下专利保护:
申请人于2010-07-9和2011-01-10分别提出一个实用新型申请(以下简称为S1和S2);
申请人又于2011-05-16提出一个实用新型申请(以下简称为S3);
针对上述三个实用新型专利申请,申请人于2011.7.1提出了一个PCT国际申请(以下简称为P1),P1要求上述三个实用新型S1、S2和S3的优先权;
针对该PCT国际申请,申请人于2013年1月4日进入美国国家阶段(以下简称为A1),申请人于2012年12月3日进入中国国家阶段(以及简称为C1)。


2. 分析
        针对上述案例中的A1和C1,笔者对其后续的法律程序以及存在的法律风险进行如下分析:
2.1 针对A1,该申请属于一件在中国提出的PCT国际申请进入美国国家阶段,其进入美国国家阶段的日期在专利合作条约规定的国际申请进入国家阶段的时间范围内,因此,A1享有S1、S2以及S3的优先权,其在优先权问题上不存在任何法律风险,并且,由于PCT国际检索报告给出的检索结果是正面的,以及根据发明人对该技术领域的了解,其在该发明创造中所采用的技术方案在该发明创造被公开之前并未被其他企业使用或者在相关公开出版物上有所披露。基于上述情形,笔者认为A1在美国获得授权的可能性很大。

2.2 针对C1,其在中国能够获得授权的前景不是很乐观。
首先,C1丧失部分优先权。
C1属于国际申请P1进入中国的国家阶段,而P1要求了S1、S2以及S3的优先权,因此,C1也要求了S1、S2以及S3的优先权,即P1进入了中国国家阶段,从而,对于C1的优先权的审查,相当于国内优先权的审查。
即,按照国内优先权的规定来审查C1的优先权。
为了便于说明,笔者将上述案例中的在前申请的申请时间和法律状态再次进行梳理如下:
在先申请S1 申请日:2010-07-9     授权公告日:2011-01-26
在先申请S2 申请日:2011-01-10    授权公告日:2011-09-01
在先申请S3  申请日:2011-05-16   授权公告日:2012-01-18
P1提交日 2011-07-01

首先,考察作为C1的优先权S1是否成立,由于S1的授权公告日处于P1提交日之前,因此,按照国内优先权的规定,C1不能够享受S1的优先权;
第二,考察作为C1的优先权S2是否成立,表面上看S2的授权公告日(2011-09-01)处于P1提交日(2011-07-01)之后,其优先权应该成立,但是,在实际审查过程中,审查员在判定在后申请提交时,在先申请是否被授权,采用如下判定方法:对于在先申请是否被授权的时间不是以授权公告日为准,而是以申请人实际办理缴费登记日为准,即,在申请人缴费之后,认为授予专利权之法律效力生效(上述源于专利法第五十四条之规定,申请人按期办理登记手续的,国务院专利行政部门应当授予专利权),而申请人针对S2办理缴费登记日为2011-06-24,其早于P1的提交日(2011-07-01),因此,C1也不能享有S2的优先权。
第三,考察作为C1的优先权S3是否成立,由于S3的授权公告日(2012-01-18)、以及办登缴费日(2011-11-03)都是晚于P1的提交日(2011-07-01)之后,因此,C1可以享有S3的优先权。

通过上述分析,我们可以看到C1只能享有S3的优先权,即,在实质审查员在审查C1的新颖性和创造性时,判断可以作为C1的现有技术的起始日期为2011-05-16,这样S1成为了现有技术,S2构成了抵触申请,从而对C1构成很大的负面影响,有可能导致C1不能获得授权,即使获得授权,其保护范围也是相应窄很多。


3.建议 
        针对上述案例实际申请的过程以及考虑申请人的从事研发的过程,可能大多数国内的企业都有相似的经历,首先,企业研发人员有了创新的成果,企业急于将该成果获得保护,因此,申请人采用了实用新型的保护方式,该方式的好处在于,审查程序较发明专利简单,可以在较短的时间内获得专利权,当然,也有不利之处,例如,保护时间短、专利权不稳定。随着企业产品上市所带来的市场价值的体现,以及企业产品进入国际市场的客观需要,客观上,企业对上述创新成果的保护又有了更高的要求,大多数企业又以上述实用新型为优先权,提出了PCT申请,然而,在该PCT申请进入中国国家阶段寻求以发明专利的形式获得保护时,就面对上述案例所面对的法律风险,即,可能难以在中国国内获得发明专利的保护或者即使获得保护,其保护范围相对窄得多。
针对上述问题,笔者给出如下建议:
1. 申请人如果希望将在先提交的实用新型专利申请转换成发明专利申请,其可以提交一个新的发明专利申请,要求在前提交的实用新型专利申请的国内优先权,从而,在实用新型未被授予专利权时,将该实用新型专利申请转变为发明专利申请。之所以没有同时提交发明和实用新型专利申请,主要是从成本的角度出发,再者,根据包含该创新成果的产品的市场情况等因素来考虑。对于创新较活跃,申请量较大的企业来讲,上述做法可以节约成本,但对于企业的知识产权管理水平提出更高的要求。

2. 申请人可以直接提交一个PCT国际申请,而不是提交一个实用新型申请。

笔者更倾向于第二种做法。首先,采用第二种做法,申请人可以根据国际检索报告的结果,对自己所提出的专利申请的相关技术领域的专利布局的状况有全面的认识,正确评估自己的专利申请如果以发明专利申请的类型进入中国国家阶段可以被授予专利权的可能性,即,新颖性和创造性是否具备。这样,申请人可以根据实际的检索结果来决定采用何种保护的形式,恰当的保护自己的发明创造。
再一方面,如上文案例所分析的,如果申请人首先递交的是一个实用新型的申请,那么,在后续的法律程序中,很大程度,申请人所采取的策略受制于该实用新型的法律状态,即,该实用新型是否被授予专利权,然而,申请人又不能掌控使该实用新型处于何种法律状态,因此,对于申请人来讲,该实用新型的法律状态处于一种不可控的状态,使其后续的保护策略处于不可控的状态。
再一方面,从时间上来讲,如果首先提交的是PCT的申请,申请人亦可以较早的获得PCT的检索结果,从而,根据PCT申请的检索结果,为其决策是否在国外进行专利申请,提供参考依据。


        上述观点仅是个人看法,不当之处,希望业内同行专家不吝赐教和指正。