ENGLISH | 中文
新闻资讯
首页> 专题研究 > 商标注册中存在的问题解析
商标注册中存在的问题解析
2017-03-16

注册商标使用许可存在问题及对策分析

严 浩

注册商标使用许可,是商标运用的主要方式之一。从市场营销角度看,商标使用许可是商标特许经营策略。企业在经济活动中,依法、规范运用这一策略,不仅能为企业获得丰厚利润,而且能提升和改善品牌形象,实现商标无形资产增值。反之,不但不能使企业获利,而且使品牌形象严重受损,商标无形资产也大大缩水。对此,应引起行政部门和企业的高度重视。     

一、注册商标使用许可涵义

所谓注册商标使用许可,是指商标权人或其授权人将注册商标许可给他人使用,由被许可人支付使用费的行为。商标权人或其授权人为许可人,另一方为被许可人。许可使用后,许可人并不丧失商标权,被许可人只取得使用权。注册商标的使用权许可,是一种租借注册商标使用权的契约形式,是通过合同来实现的。我国《商标法》第四十条规定:“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地”。

二、注册商标使用许可策略含义及其重要性

所谓注册商标许可使用策略,是指商标权人利用自己的商标信誉,采取与他人签订商标使用许可合同,允许他人使用自己的商标,以此达到增加使用该商标的产品在市场上的占有率,树立企业信誉,提高企业经济效益,加速企业发展之目的。从市场营销角度看,商标使用许可是商标特许经营策略,这与国际上“许可证贸易”制度相类似。

随着经济全球化步伐加快及我国商品与服务贸易的快速增长,商标使用许可已成为商品生产、销售以及服务领域中越来越普遍的商标使用形式。商标使用许可是一个双赢行为,这已被从事许可经营实践和理论研究的人士所承认。对许可方来说,它可以借助他人的生产经营资源,以低运营成本实现自己的商标扩张和市场扩张,满足市场需求,提高企业知名度,并通过无形资产的许可使用获得更多收入。如举世闻名的美国可可口乐公司为打开中国市场,在七十年代初,该公司首先通过代理机构在我国注册了“可口可乐”、“雪碧”和“芬达”等商标,后又与我国北京、天津、上海、南京等十多家企业建立了商标使用许可关系,允许我国企业“无偿”使用这些世界驰名商标,从而使可口可乐产品很快风靡中国市场。这样,可口可乐在中国既扬了名,又赚了大钱,真可谓名利双收。对被许可方来说,通过许可使用他人高知名度商标,可借船出海,扩大商品销售,获得良好经济效益,同时借助许可人优势,增加抗风险能力,有效解决商品入市障碍,还可通过引进许可人的成功经营管理模式,提高自身的经营管理水平。从社会和消费者的角度看,可以推动资源的优化配置,为社会提供更多更好的、适销对路的商品。对国家来说,商标使用许可可以优化资源配置,增加税收。发达国家都十分重视以商标为主的知识产权的海外扩展和保护,用无形知识产权开拓国际市场,低成本、低投入、高回报。有关资料显示,近几年来,我国商标使用许可合同备案量逐年上升,通州区也是如此,多数企业已体会到商标使用许可策略的重要性。

三、注册商标使用许可中存在的问题

商标使用许可是一把双刃剑,有其有利的一面,也有不足的一面,在日常监管中发现,企业在商标使用许可中存在以下问题:

缺乏合同效力意识,导致合同无效或不成立

由于大多数企业缺乏合同效力意识,仅凭习惯来签约,致使商标使用许可合同自始就没成立,有的合同虽然成立,但自始就无效。

1.主体不合法而影响合同效力和成立的有以下五种情形:

注册商标有效期已过,没有续展,或注册商标已转让,原注册人仍许可他人使用该商标。因许可人已丧失对该注册商标的专用权,所以该商标的使用许可合同自始就不成立。

商标注册人已消亡,他人采取私刻公章等不正当手段与被许可人签订商标使用许可合同。

商标未注册,或已提出注册申请但尚未取得注册商标专用权。

许可使用商品或服务项目超出《商标注册证》所核定的范围而与他人签订合同。

商标注册人名义或其他注册事项已变更而未办理商标变更事宜而与他人签订商标使用许可合同  。

2.不约定许可使用费金额合同未成立

人民法院的审判实践证实,对“商标使用费的金额或者计算方法没有约定或约定不明确的,应认定该商标使用许可合同没有成立。”

滥施许可,影响声誉

一些企业的注册商标有了一定知名度后,盲目扩大市场,将其商标许可给许多家企业使用,结果,由于一些被许可人的商品或服务质量问题,而影响了商标的声誉,市场占有率逐渐下降。

不重视签订许可合同,条款残缺不全

对质量监督条款未作约定。监管中发现,一些许可合同,许可人对质量保证措施、办法、责任等不作约定。即使作了约定,也很笼统,如“按甲方要求的质量生产或按某种标准生产”,没有明确约定质量标准和监督检查办法。当被许可人因资金、设备、技术、人员等的局限造成质量低劣,给企业声誉和消费者利益带来影响时而无对策。由此看出,在签订许可合同时,对质量监督条款不作约定,既影响了企业创牌意识的提高和商品质量的造就和进步,又不利于在发生质量纠纷后的责任承担。

对商标标识的提供方法不作约定。实际监管中发现,少数许可人在许可合同中,对商标标识的提供方法不作约定,实质是为了收取商标使用费而变相买卖商标标识。这既不利于行政部门的监管,也不利于许可人对被许可人实施有效的商标使用监督。

对合同解除、终止的条款不作约定。实践中,随着许可使用事务不断增加,许可纠纷也大量发生,当事人要求提前终止合同履行的情形越来越多。当被许可人在产品或服务质量等问题发生后,或被行政管理机关立案查处时,或因不可抗力情形发生后,一方提出解除合同要求时,另一方以双方未约定解除合同条款为由,不同意解除合同,带来合同签订易、解除难的状况。

对纠纷的解决不作约定。合同中对纠纷的解决方式,违约责任不作约定或约定不清,造成履行中发生纠纷时,难以分清责任或无力诉讼。如某企业与外国某企业签订商标使用许可合同时,约定的是发生纠纷由外国仲裁院仲裁,结果在真的发生纠纷后,中方企业的经济实力难以支付昂贵的律师费用去申请仲裁,而处于劣势。

对维护商标信誉和专用权保护不作约定。一些许可人在合同中未约定被许可人对维护商标信誉,以及防止和发现侵权假冒行为的责任和义务。如禁止再许可他人使用问题、合同到期终止时被许可人不得再继续使用许可人商标、剩余货物的销售期限、剩余商标标识如何处理等等。当各种实际问题发生后,许可人往往是束手无策。

对销售区域不作约定。有些许可合同,对所使用该商标商品销售区域不作约定,造成许可双方就销售区域交叉问题而引起纠纷。

许可合同以授权方式代替。一些商标权人为图省事,给分公司或友好企业许可使用注册商标时,不按法律规定签订许可合同,而是以一纸授权书代替许可合同,由于条款不全,带来各种纠纷无法处理。

商标使用许可类型模糊

监管中发现,有些企业负责人不注重学习商标业务知识,对注册商标使用许可的类型模糊,如采用独占许可类型,许可人许可给被许可人使用其注册商标,而许可人自己仍在使用许可的注册商标。

四、对策建议

正确分析和认识注册商标使用许可中存在的问题,有利于企业趋利避害和采取科学的商标使用许可策略,有利于行政部门实施有效监管和指导。为此,笔者建议如下:

(一)慎重选择合作伙伴

对于许可人来说,首先要慎重选择合作伙伴,让那些生产能力较好、经营管理水平较高且履约能力较强的企业作为被许可人。在授予许可使用权之前,许可人应对被许可人的资格、生产能力、管理水平、产品质量等进行考察。达不到与自己产品或服务相同质量标准的不予许可。使用许可合同订立后,许可人应密切注视被许可人的生产销售情况,防止被许可人在产品质量、售后服务等方面有损商标信誉的现象发生。在合同履行期间,许可人还应对被许可人的生产过程、制作工艺、产品检验和管理等方面实施必要的监督。当被许可人的产品达不到许可使用的注册商标的商品质量时,许可人应采取果断措施予以制止,必要时应果断终止合同。对被许可人来说,应选择商标信誉好、市场占有率高且有潜力的商标,不要选择没有知名度的商标,否则是为商标所有人铺市场、做广告,不仅回报低,而且是为别人做嫁衣。被许可人更要注意不得使用未取得专用权的商标,一定要查验许可人是否有商标注册证原件和营业执照或有效证件,二者是否名义一致,所许可使用的商品或服务项目是否在专用权保护范围之内。

(二)慎重考虑区域分布

成功的许可策略重在研究商标及销售的覆盖范围及布点。作为许可人,应对被许可对象作全面考虑,不应盲目布点,任意扩大范围。在签订许可合同时,尤其要高度重视,避免带来种种麻烦。

(三)明确合同提前终止条款

商标使用许可的基础是商标所有人对该商标的支配权,如果合同中不作提前终止约定,致使终止条件不明确,被许可人不能按要求停止使用该商标,许可人的支配权则无法实现。所以,许可人签订合同时要苛刻。比如约定被许可人如有泄密、违法违规、不正当竞争及破产、违反合同规定等行为时,许可方则有权直接解除合同,被许可人应在规定的时间内停止使用该商标。

(四)把握使用许可费用及商标标识的提供方式

许可费用通常分年度定额交纳、按被许可人实际生产量交纳等计算方式,许可双方应根据实际协商确定。如商标知名度较高的,可按该商标因知名度而增值的部分计算。一般商标可采取定额或按实际生产量计算,在签订许可合同时应严格把握。商标标识的提供方式是控制质量、数量、信誉、许可使用费用的有效措施,也是行政管理部门强制要求许可双方约定的条款。对商标标识的提供方式应把握两点:一是对被许可人产品质量好的,许可人可以在合同中授权其自行印制商标标识;二是如果被许可人的产品质量不稳定,或许可使用费是按生产或销售数量来计算的,可以规定由许可人按被许可人的生产计划提供,有利于防止被许可人拒绝停止使用许可商标。

(五)严格控制商品质量

商标的产权价值在于它所享有的声誉,许可他人使用商标即意味着商标信誉寄附于被许可人的行为及其提供的商品或服务上。因此,防止使用商标的商品或服务出现质量问题是许可人一项重要任务。实践中,许可人对被许可人的监控应把握三点:一是许可使用的商标与注册商标一致。被许可人使用注册商标和商标权人自己使用一样,以核准的注册商标和核定使用的商品为限,不得超出核定使用的商品范围,不得任意修改注册商标的标志。同时,被许可人还必须按照合同规定,在许可使用的商品范围内进行使用。二是被许可使用的商品上应标明被许可人的名称和商品产地。在实践中,一些被许可使用商标的企业不仅使用许可人的商标,还将许可人的厂名和商品的产地名一起使用,使消费者产生误解,给许可人的形象和商业信誉也带来影响。三是明确商品执行标准。在许可合同中,一定要标明被许可人生产的商品是执行国际标准,还是国家标准、行业标准或是企业标准,以备出现质量问题时有足够的说服力。

(六)注重维护商标信誉和保护商标专用权

商标信誉和商标专用权是实施商标使用许可的前提,失去商标信誉和商标专用权这个前提,无从谈起商标使用许可,被许可人的经济利益也无法得以保障。首先,双方应约定,在被许可人使用该商标期间,许可人应保证该商标的有效性,被许可人负有维护该商标有效性的义务。其次,要对被许可人的商品质量实施有效监督,约定定期抽检的方法,防止因质量问题导致商标信誉下降。第三,约定被许可人的商标使用范围,如不得在许可使用的商品或服务范围以外的商品或服务上使用该商标、是否允许被许可人在企业名称及广告中使用该商标等,并对使用行为进行监控,防止被许可人滥用商标。第四,约定被许可人是否有权再许可他人使用该商标,被许可人再许可他人使用的条件及区域。第五,约定被许可人负有维护商标信誉以及负有市场监控并告知侵权假冒行为的责任和义务。第六,双方应约定商标标识的保管、使用、销毁办法。

(七)依法对许可合同进行备案

商标使用许可合同备案是《商标法》的规定,其目的和作用:一是便于及时发现和纠正许可行为中存在的瑕疵,如超出商标有效期限和核准注册范围,减少纠纷和损失;二是利于监督被许可人的商标使用行为;三是利于及时查处侵权假冒行为,保护商标注册人、被许可人利益;四是利于维护消费者的合法权益。实践中,一些企业不进行备案,虽然《商标法》未规定必须备案,但笔者认为,进行合同备案还是利大于弊,不必抓住“应当”一词不放。

综上所述,商标使用许可在企业生产经营中占有的重要地位,企业应针对商标使用许可中存在的问题,准确运用许可策略,使其为提高企业声誉、增加经济效益、促进经济发展方式转变服务。行政部门应强化监管指导,促使企业正确运用好商标策略。